审查意见说新颖性不足怎么答?单独对比原则与答复步骤
新颖性答辩只有一条主线:单独对比——只能拿一份对比文件与一项权利要求比对,不得组合多份文件,也不得组合一份文件内的多个技术方案。抓手是证明对比文件没有"直接地、毫无疑义地"公开权利要求的技术方案(专利法第 22 条第 2 款)。
一、"不具备新颖性"是怎么认定的:四相同
审查员认定两者是"同样的发明或者实用新型",要比对四项:技术领域、所解决的技术问题、技术方案、预期效果实质相同(《审查指南》第二部分第三章 3.1)。判断顺序上先比技术方案是否实质相同,再看是否适用相同领域、解决相同问题、达到相同效果。
答复提示:四项中任何一项实质不同都可能推翻认定,但技术方案是核心——只在效果上做文章,通常站不住。
二、唯一的方法论:单独对比
新颖性判断只能把每一项权利要求分别与每一项现有技术单独比较,不得与几项现有技术的组合对比,也不得与一份对比文件中的多项技术方案的组合对比。
这与创造性判断恰好相反:创造性允许把多份对比文件组合使用,新颖性不允许。
所以,一旦审查员是"把两份文件结合起来"论述新颖性,这个逻辑本身就不成立,可以直接指出。
同理,一份文件里的多个实施例也不能拼起来指认一项权利要求。
三、4 类最常见的"看似公开"
上下位概念。 对比文件公开上位概念(如"金属"),通常不破坏下位概念(如"铜")的新颖性;反过来,公开下位概念会破坏上位概念的新颖性。但"惯用手段的直接置换"是例外——把螺钉固定改成螺栓固定,不具备新颖性。
数值范围。 按《审查指南》第二部分第三章 3.2.4:对比文件公开的数值或范围落在本申请范围内,破坏新颖性;两者部分重叠或有共同端点,破坏新颖性;对比文件公开范围的两个端点,破坏以该端点为离散值的方案,但不破坏取两端点之间数值的方案;本申请范围落在对比文件范围内且没有共同端点,不破坏新颖性。
隐含公开。 不只看字面,还包括能从对比文件"直接地、毫无疑义地确定"的内容——但不能靠放大附图推测、测量附图尺寸得到。
抵触申请。 申请在先、公布或公告在后、同样的发明或实用新型,同样破坏新颖性,但它不属于现有技术。注意:不限于他人,自己的在先申请也算。
四、5 步答复清单
核公开日:对比文件的公开日必须早于申请日(有优先权的按优先权日);申请日当天公开的技术不属于现有技术。公开方式不限地域,但确系限定范围发行并要求保密的内部资料不构成公开。
逐项特征比对:指出对比文件未公开的技术特征,并落到原文出处。
检查对比方式:审查员用了多份文件或一份文件的多个方案,指出其违反单独对比原则。
区分现有技术与抵触申请:两者的时间界限与答辩理由都不同。
必要时修改:把未公开的特征并入独立权利要求;不得超出原范围(专利法第 33 条)。
五、3 个容易踩的坑
用创造性思路答新颖性——"有区别、有效果"救不了新颖性,新颖性只看单独对比与四相同。
只争效果不争技术方案——技术方案实质相同,效果不同也救不回来。
忽略抵触申请——它不公开却被引用,按现有技术的思路去答会答非所问。
FAQ
审查员用两份文件说我没有新颖性怎么办? 直接指出违反单独对比原则,要求单独评价;若单独对比确实成立,转入创造性框架应对。
申请日当天公开的技术算现有技术吗? 不算。
自己的在先申请会破坏新颖性吗? 会,抵触申请不限于他人。
依据来源:《专利法》第二十二条第二款、第三十三条;《专利审查指南》第二部分第三章 3.1、3.2.4;国家知识产权局《发明专利授权条件》公开培训材料(cnipa.gov.cn)。
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